Los hechos:
El pasado 26 de mayo de 2023 y tras casi dos años y medio de juicio, el 1° Juzgado Civil de Valdivia, Chile, dictó sentencia de primera instancia en la causa Rol N° C-3674-2020 por competencia desleal, interpuesta por la Asociación Gremial De Productores De Leche De La Región De Los Ríos A.G. (en adelante denominados como “APROVAL”) en contra de la empresa The Not Company SpA (en adelante denominados como “NOTCO”).
En virtud de dicha sentencia definitiva de primera instancia, que aún no se encuentra firme o ejecutoriada ya que existe plazo legal para ser apelada, el Tribunal Civil de Valdivia decidió acoger la demanda interpuesta por APROVAL, estimando que NOTCO incurrió en actos de competencia desleal, de conformidad con lo dispuesto en las letras a) y b) del artículo 4° de la Ley N° 20.169 de Competencia Desleal (en adelante denominada como “LCD”) que regula estas materias.
Junto con lo anterior, el fallo dispone que NOTCO deberá cesar la realización de conductas que constituyan actos de competencia desleal, prohibición que también rige a futuro, y en particular le ordena:
a) El cese y la prohibición del uso de cualquier marca, rotulado, distintivo o imagen, de cualquier naturaleza (tanto en el envase como el material publicitario) que contenga el nombre “NOT MILK”.
b) El cese y prohibición del uso de cualquier marca, rotulado, distintivo o imagen, de cualquier naturaleza (sea en el envase de su producto como el material publicitario) que contenga una vaca o cualquier figura propia de la industria lechera, tarjada, invertida o de cualquier otra manera alterada.
c) El cese y la prohibición (tanto en el envase como en el material publicitario) de cualquier tipo de comparación o alusión a la leche, sea directa o indirectamente, de manera explícita o implícita.
A mayor abundamiento, el laudo ordena:
i) La remisión de la carpeta electrónica al Fiscal Nacional Económico (en adelante “FNE”), de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 de la LCD, quien tendrá la facultad dentro de los 2 años siguientes a la recepción de los antecedentes, de interponer la acción y requerir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (en adelante “TLC”), atendidas la gravedad de la infracción o la extensión del perjuicio provocado, de la aplicación de la multa correspondiente, que va en un rango de 2 Unidades Tributarias Mensuales (en adelante “UTM”) a 1000 UTM a beneficio fiscal, dependiendo del el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, la gravedad de la conducta y la calidad de reincidente del infractor.
ii) La publicación de un extracto de la sentencia a costa de NOTCO en el diario “El Mercurio” de Santiago y en el diario “Austral de Valdivia”;
iii) La obligación de NOTCO del pago de las costas de la causa por haber sido vencida completamente y no haber tenido motivo plausible para litigar.
Sobre el particular, han sido abundantes las noticias que han circulado en torno a este caso, no sólo por la relevancia que ha adquirido la empresa NOTCO dentro del mercado nacional y también internacional, convirtiéndose en una de los primeras startups de FoodTech surgidas en Chile que alcanzaron la categoría de unicornio tras haber levantado millonarios capitales en rondas de inversiones, sino también por ser uno de los pioneros en utilizar tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial (IA) para la elaboración de sus productos, lo que sin duda llamó la atención de inversionistas extranjeros y ayudó en el exitoso proceso de internacionalización que ha tenido la compañía en los últimos 3 años.
Sin perjuicio de que no me corresponde pronunciarme sobre un fallo dictado por un Tribunal de la República que aún no se encuentra firme o ejecutoriado, el caso me genera especial interés como abogado especialista en temas de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías (IP+Tech) no sólo por la controversia generada entre APROVAL y los emprendedores/fundadores de startups que han manifestado públicamente su apoyo a Matías Muchnick como CEO y representante legal de la empresa NOTCO, sino también por la colisión de derechos que en estos casos se genera entre los derechos establecidos por la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039 (en adelante también denominada como “LPI”) como ocurre con marcas comerciales que se encuentran registradas, y otros cuerpos normativos como la LCD.
El derecho:
Al respecto, podemos señalar que el artículo 19 de la LPI nos otorga una definición de lo que es una marca comercial, al disponer que “Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores o formas tridimensionales, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional”.
En este caso, la empresa NOTCO tiene una serie de registros marcarios inscritos en Chile ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante denominado como “INAPI”) para el signo NOT MILK para distinguir “bebida a base de ingredientes vegetales” en la clase 32 de productos del Clasificador Internacional, y signos otros relacionados tales como X NOTCO NOT MILK, que forman parte de su portafolio de activos intangibles y que fueron oportunamente acompañados como evidencia en el juicio.
Por su parte, la LCD establece como hipótesis general en su artículo 3° que “es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”, para luego establecer en las letras a) y b) del artículo 4° que se considerarán actos de competencia desleal los siguientes (el énfasis es nuestro):
“a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.
b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a errorsobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos”.
En el caso que nos convoca, y teniendo en consideración que la empresa NOTCO contaba con marcas previamente registradas en nuestro país por el INAPI que estaban siendo utilizadas para distinguir sus productos, ¿podemos establecer realmente que se configuran las causales de competencia desleal establecidas en la LCD?
A mi juicio, resulta a lo menos discutible.
Análisis de las causales aplicadas al caso en concreto:
Respecto a la causal genérica de competencia desleal establecida en el artículo 3° de la LCD, aun poniéndonos en el caso hipotético de haber existido el riesgo, amenaza o incluso cierta desviación efectiva de clientela culpable o dolosa de la empresa NOTCO con su producto NOT MILK (de origen vegetal) respecto de consumidores de productos lácteos que antes eran clientes de APROVAL, tras la lectura del fallo surgen una serie de interrogantes:
¿Existió realmente una conducta que pueda calificarse de ilegítima, o contraria a la buena fe o a las buenas costumbres por parte de NOTCO en perjuicio de APROVAL? ¿El uso efectivo en el mercado de una marca comercial registrada, puede considerarse dentro del uso de signos prohibidos en la causal de la letra b del artículo 4° de la LCD?
Incluso yendo un poco más allá, ¿dónde queda la libertad de los consumidores para poder decidir u optar entre un producto u otro, más allá de las estrategias de marketing que puedan utilizar esas compañías? No resulta adecuado subestimar la inteligencia del público consumidor “medio” (o no experto), en especial dentro del contexto de excesiva información que disponemos actualmente respecto de los productos alimenticios que consumimos, de la evidente diferencia de precios entre los productos comparados (NOT MILK cuesta cerca de CLP 2,000.- pesos en su formato de litro versus los CLP 1,200.- pesos que cuesta 1 litro de leche de vaca en promedio) y además de una regulación de etiquetado tan estricta que ha sido un ejemplo a imitar para otros países alrededor del mundo.
¿Es efectivo que los consumidores del mercado nacional relevante se han visto de alguna forma inducidos a errores, confusiones o engaños respecto a la verdadera procedencia, cualidad o género de estos productos por el sólo hecho de utilizar expresiones de fantasía, novedosa y distintiva como NOT MILK, o una imagen de una vaca tachada? ¿o porque su envase “imita” el de una leche de vaca (a pesar de que hay varios formatos diversos en la industria), o porque los productos se encuentran ubicados en la misma góndola del establecimiento comercial, o en imágenes contiguas en la webpage de un supermercado?
Posibles consecuencias prácticas del fallo.
Por otra parte, un fallo de estas características puede resultar sumamente riesgoso, ya que abre una caja de pandora cuyas consecuencias son insospechadas:
El efecto concreto y real del fallo es una suerte de expropiación del derecho de propiedad respecto de una marca comercial legalmente solicitada y concedida a registro en Chile respecto de su titular, quien al quedar impedido de poder utilizarla en el mercado pierde su derecho de explotación respecto de la misma, siendo además susceptible de cancelación por falta de uso dentro de un plazo de 05 años, de acuerdo a la reciente modificación de nuestra LPI que entró en vigencia en mayo del año recién pasado.
En segundo lugar, se abre el flanco para que otras empresas (i.e. asociaciones de ganaderos, productores avícolas o competidores en el mercado relevante) utilicen este antecedente jurisprudencial para intentar demandar a NOTCO por competencia desleal, en base a la utilización de expresiones semejantes en el envase de sus productos, tales como NOT MEAT, NOT CHICKEN o NOT MAYO y la imagen del animal correspondiente tachado, a pesar de tratarse de marcas comerciales válidamente concedidas a registro en Chile por el INAPI.
El punto anterior se agrava si tenemos en consideración que Chile no es un país de habla inglesa, y a pesar de ello el uso de la expresión NOT MILK (o “NO LECHE” en su traducción al español) registrada como marca comercial, ha sido considerada como conducta contraria a la competencia leal y a la ética mercantil, por tanto con mayor razón competidores de NOTCO en otros países en los cuales el inglés es su lengua materna podrían intentar acciones legales semejantes.
Finalmente, este tipo de precedentes litigiosos puede terminar generando un efecto de desincentivo al desarrollo y la innovación en nuestro país, que podría verse frenada de alguna u otra forma por competidores o incumbentes que ya se encuentran previamente posicionados en el mercado, y a quienes no les interesa perder una porción de su market share frente al ingreso de nuevos actores con productos o servicios competitivos generados con tecnologías disruptivas.
¿Veremos a futuro acciones semejantes en contra de otros productos sustitutos elaborados por empresas del rubro FoodTech tales como BEYOND MEAT, o MY FOREST FOODS, o de otras empresas que están elaborando alimentos en base a algas u otros materiales diversos, más allá de la discusión sobre el posible beneficio medioambiental de estas innovaciones?
Consideraciones finales.
Tendremos que esperar a ver lo que ocurra con el recurso de apelación, que el CEO de la empresa NOTCO ha anunciado que próximamente interpondrá su defensa en contra de la sentencia dictada en primera instancia por el 1° Juzgado Civil de Valdivia, y que deberá ser resuelta por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de dicha ciudad, sin perjuicio de que eventualmente el caso podría llegar hasta la Excelentísima Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de casación posterior, en caso de ser interpuesto por alguna de las partes litigantes.