Los hechos:
Con fecha 23 de abril de 2018, Zhijing Zhang domiciliado en la ciudad de Iquique, solicitó en Chile ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante también denominado como “INAPI”) el registro de la palabra o denominación “Cailv Kerini” como marca comercial, para distinguir una serie de productos en la clase 25 del Clasificador Internacional de productos y servicios de Niza, entre los que se encuentran los “boxers [calzoncillos]” y la “ropa interior”.
Aun cuando la Ley de Propiedad Industrial de Chile confiere un plazo de 30 días hábiles posterior a la publicación de la solicitud en el Diario Oficial, para que terceros que eventualmente puedan ver afectados sus derechos interpongan una demanda de oposición en su contra, ello no ocurrió en este caso ya que la solicitud antes mencionada no tuvo oposiciones por parte de terceros, ni tampoco observaciones de fondo por parte del propio INAPI.
De esta forma, dicha solicitud de marca comercial logró registrarse sin mayores inconvenientes en Chile por un período de 10 años a contar del 16 de agosto de 2018, estando por tanto vigente hasta su próximo vencimiento el día 16 de agosto del año 2028.
En el mes de octubre de 2020 y casi dos años después de su concesión a registro en Chile por parte del INAPI, la sociedad de origen norteamericano Calvin Klein Trademark Trust (en adelante también denominada como “CALVIN KLEIN”) interpuso una demanda de nulidad en contra esta marca, basándose principalmente en los siguientes argumentos:
– Las semejanzas gráficas y fonéticas existentes entre la marca registrada Cailv Kerini versus las marcas previas Calvin Klein y CK que protegen la misma clase 25 de productos, las cuales podrían generar confusión, error o engaño en el público consumidor respecto al verdadero origen o la procedencia empresarial de dichas prendas de vestir;
– La fama y notoriedad de la cual goza la marca Calvin Klein tanto en su país de origen Estados Unidos, como también dentro del mercado nacional relevante de las prendas de vestir y específicamente de la ropa interior masculina (además de otros productos tales como perfumes o accesorios), lo cual debería otorgarle un estándar de protección marcaria más elevada; y
– La presunta mala fe del titular de la marca Cailv Kerini al pretender “colgarse” indebidamente de la fama y notoriedad de la marca registrada Calvin Klein, pretendiendo con ello “confundir a los consumidores nacionales y afectar el prestigio, fama y reconocimiento de los productos” de la marca norteamericana.
Con fecha 12 de diciembre del año 2022 y tras más de 2 años de tramitación del juicio de nulidad, el INAPI dictó sentencia definitiva de primera instancia en virtud de la cual decidió rechazar la demanda de nulidad interpuesta por CALVIN KLEIN, ordenando que se mantenga la vigencia del registro correspondiente a la marca denominativa “Cailv Kerini”, señalando en los considerandos relevantes del fallo que:
– Los signos en conflicto distinguen coberturas que no son idénticas pero que se encuentran estrechamente relacionadas, al apuntar a la misma clase 25 de productos que incluye entre otras prendas de vestir, a la ropa interior;
– La especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, que pueden ser fácilmente reconocibles y distinguibles por parte del público consumidor;
– A pesar de que la marca Calvin Klein cuenta con registros marcarios previos y goza de fama y notoriedad en su país de origen, los signos en conflicto presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten distinguirlos entre sí.
El fallo antes citado fue objeto de un recurso de apelación ante el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial (en adelante denominado como “TDPI”) por parte la sociedad CALVIN KLEIN, el cual fue presentado con fecha 03 de enero de este año 2023. En dicho recurso, CALVIN KLEIN invocó esencialmente los mismos argumentos de la demanda de nulidad, pero el TDPI resolvió con fecha 30 de marzo de este año confirmar la decisión del INAPI y mantener la vigencia del registro de la marca comercial Cailv Kerini que se intentaba anular.
En dicha sentencia de segunda instancia, los ministros del TDPI resolvieron:
– Que el signo Cailv Kerini presenta suficientes diferencias gráficas y fonéticas con las marcas de CALVIN KLEIN, por lo que desde el punto de vista de un consumidor medio que sabe leer, escribir y se encuentra medianamente informado, los signos no resultan ser confundibles.
– Que aun cuando resultaban atendibles las alegaciones de CALVIN KLEIN en relación con una suspensión de despacho de mercancías realizada por el Servicio Nacional de Aduanas en relación con la importación de más de 40 mil productos presuntamente falsificados con la marca Cailv Kerini, la marca que se intentaba anular era de carácter denominativo y por ende distinto de los registros previos de CALVIN KLEIN.
En contra de dicho fallo de segunda instancia, la sociedad CALVIN KLEIN presentó un nuevo recurso con fecha 19 de abril de año en curso, esta vez de casación en el fondo ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, recurso que fue en definitiva rechazado el pasado 10 de mayo por estimar que no se configuraban las causales denunciadas.
De esta manera, y habiendo agotado las instancias procesales, el fallo que ordena mantener la vigencia de la marca comercial denominativa Cailv Kerini para distinguir productos de la clase 25 ha quedado firme y ejecutoriado.
El derecho:
Respecto a este caso, podemos señalar que el artículo 20 letra f) de la Ley número 19.039 de Propiedad Industrial de Chile (en adelante denominada como “LPI”) dispone que no pueden registrarse como marcas: “Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos”.
Por su parte, la letra h) del mismo artículo dispone que no pueden registrarse como marcas: “Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”.
A su vez, la letra g) del mismo artículo establece que no pueden registrarse en Chile “Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro”.
Finalmente, la letra k) del mismo artículo dispone que no podrán registrarse como marcas en Chile “Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil”.
En este caso, la empresa CALVIN KLEIN cuenta con una serie de registros marcarios inscritos en tanto en Chile como en el extranjero para los signos Calvin Klein y CK que protegen productos la clase 25 de productos (principalmente prendas de vestir que son el giro esencial que desarrolla en el mercado), todos los que forman parte de su portafolio de activos intangibles y que fueron oportunamente acompañados como evidencia en el juicio de nulidad.
De conformidad con lo anterior, cabe preguntarse si las causales de irregistrabilidad antes enunciadas fueron correctamente sopesadas en relación con las pruebas acompañadas por las partes en el juicio, para establecer si resultaba o no procedente haber anulado el registro de la marca Cailv Kerini en Chile.
Análisis de las causales aplicadas al caso en concreto:
Si nos remitimos estrictamente a una comparación gráfica y fonética entre los signos en conflicto, resulta efectivo que ellas presentan cierta disposición y elementos que permiten en algún grado su distinción o diferenciación por parte del público consumidor. En efecto, ambos signos se encuentran conformados por dos palabras que comparten sólo algunas de sus letras en la misma disposición y ubicación (a saber CAILV versus CALVIN y KERINI versus KLEIN) y desde este punto de vista, el análisis de fondo realizado por el sentenciador sería correcto.
Sin perjuicio de ello, resulta clave a mi juicio tener en consideración ciertos argumentos de contexto que debieron haber sido sopesados al momento de resolver el caso:
1. No cabe lugar a dudas que tanto las marcas comerciales registradas Calvin Klein como CK de propiedad de CALVIN KLEIN son famosas y notoriaspara distinguir productos de la clase 25 del Clasificador Internacional (tales como calzoncillos, bóxers y ropa interior), tanto en Chile como en su país de origen Estados Unidos.
2. Por su parte, la marca comercial denominativa registrada en Chile Cailv Kerini no cuenta con fama y notoriedad dentro del público consumidor del mercado nacional relevante. Lo anterior, sin perjuicio de que a raíz del revuelo causado por este fallo y de algún futbolista nacional que ha utilizado estas prendas, se haya hecho conocida.
3. Resulta bastante evidente que los productos que se identifican en el mercado con la marca Cailv Kerini (cuyas letras iniciales precisamente son CK, lo que no es coincidencia) pretenden colgarse de la fama y notoriedad de las marcas comerciales registradas Calvin Klein y CK con el fin de generar toda suerte de errores, engaños o confusiones en el público consumidor.
4. Lo anterior se aprecia no sólo en las similitudes fonéticas entre “CAILV” y “CALVIN”, sino también en la forma de presentación de los productos(colores utilizados en las prendas, tipografías o letras utilizados en la marca, empaquetamiento y forma de disposición de los productos, entre otros) y en la publicidad asociada a los mismos, que puede apreciarse en algunos marketplaces de origen chino tales como Aliexpress (mismo portal en el que podemos encontrar las marcas de bóxers “Cailin Kanei”, Cafee Koaia”, “Carbin Koneer”, “Cailv Kenli”, entre otras).
5. A mayor abundamiento, basta una simple revisión del portafolio de activos del titular Zhijing Zhang (quien es titular de la marca denominativa registrada en Chile Cailv Kerini para distinguir productos de la clase 25) para darnos cuenta de que no detenta registros marcarios en ningún otro país del mundo para dicha expresión, ya que la restante solicitud que intentó registrar en la Oficina de registro de Marcas de Perú (INDECOPI) para la misma clase de productos fue rechazada a registro.
6. En esta misma línea, la marca mixta Cailv Kerini para distinguir productos de la clase 25 se encuentra registrada en su país de origen, China, ante la Oficina de Marcas de dicho país (CNIPA) a nombre de Peng Xiaobin, quien es un titular totalmente distinto al del registro inscrito en Chile. Tampoco existe en el registro marcario en Chile constancia de alguna anotación de licencia o autorización de uso de la marca de parte del titular chino hacia el titular en Chile.
Teniendo a la vista estos hechos, ¿el público consumidor medio lograría distinguir en el mercado entre un bóxer CALVIN KLEIN versus bóxer un CAILV KERINI? ¿o ser vería inducido a errores, confusiones o engaños respecto de su origen o procedencia empresarial, o a la calidad de los productos?
Creo que la gran mayoría de la población podría llegar a distinguir entre un producto y otro al acercarse al mismo, tocar los materiales con los que está confeccionado, leer de cerca sus etiquetas, que sus nombres son distintos a pesar de que su tipografía es idéntica, pero todo ello resulta factible de realizarse de forma física, no en el entorno digital (salvo por la diferencia de precio entre los productos que siempre será un indicador de posibles copias o falsificaciones)…
Por otra parte, nadie tiene derecho a aprovecharse o beneficiarse indebidamente del posicionamiento de una marca famosa y notoria por el simple hecho de copiarla y cambiar el orden o algunas de las letras o elementos que la componen, ya que con ello estamos abriendo la puerta a este tipo de prácticas reñidas con el buen actuar de un competidor en el mercado. Debemos recordar que finalidad intrínseca de la LPI en relación con el registro de una marca comercial es proteger por una parte al consumidor de posibles engaños o confusiones, y por otra al legítimo titular de una marca previa que ha sido solicitada o registrada.
De esta forma, y con el sólo riesgo latente, la sola posibilidad de una eventual a inducción a error, confusión o engaño en el público consumidor al momento de distinguir o diferenciar los productos, se debió haber configurado la causal del artículo 20 letra f) de la LPI.
Lo mismo ocurre con la causal de la letra h) del mismo artículo, que sólo exige para su aplicación que los signos “se asemejen en forma de poder confundirse”, cuestión que claramente también se avizora en este caso.
A su vez, resulta discutible que habiendo sido acreditado dentro del juicio la fama y notoriedad de la marcas Calvin Klein y CK por parte de su titular al invocar la causal de la letra g), se haya desconocido el estándar de protección más elevado que dicha condición precisamente les confiere, y que los distingue de otros registros marcarios que no han alcanzado tal nivel de posicionamiento y reconocimiento dentro del público consumidor, con el consecuente costo en tiempo y dinero que ello significa para su titular.
Finalmente, y aun cuando la carga de la prueba para acreditar la mala fe recae en el demandante (en este caso la sociedad norteamericana CALVIN KLEIN) y la prueba sea compleja, este tipo de registros como CAILV KERINI resultan contrarios a la competencia leal y a la ética mercantil, tal como lo exige la letra k) del mismo artículo.
Cabe señalar que no estamos aquí frente al caso de una mera coincidencia o alcance de nombres. Tampoco estamos enfrentando a una empresa multinacional con un emprendedor nacional que legítimamente quiera proteger un signo de fantasía respecto del cual es su verdadero creador. Aquí claramente hay una intencionalidad de imitación, de colgarse de una marca famosa y notoria que es exitosa en su rubro tras décadas de posicionamiento, lo que atenta contra estos principios y debió incluirse dentro del análisis de fondo por parte de los Tribunales, mucho más allá de la mera comparación estricta de las letras que conforman las denominaciones incluidas en el cotejo.
Consideraciones finales:
¿Fallaron en este caso los controles de fondo por parte de INAPI? Probablemente sí, ya que el examinador de fondo debió haber revisado en el ámbito digital la forma en que es utilizada la expresión Cailv Kerini para distinguir productos de la clase 25 en el mercado, y con ello podría haber observado e incluso rechazado el registro de la marca dentro de las propias facultades que le confiere la Ley.
¿Fallaron en este caso los controles previos del titular de las marca famosas y notorias Calvin Klein y CK? Probablemente sí, toda vez que no se interpuso dentro de plazo legal una demanda de oposición en contra de la solicitud de registro en trámite de la marca Cailv Kerini, lo que tal vez podría haber impedido su posterior concesión a registro.
Desconocemos la causa raíz, pero ello pudo deberse a que el algoritmo del servicio de vigilancia de CALVIN KLEIN no detectó en su oportunidad a la marca Cailv Kerini por presentar un porcentaje de similitud gráfica y fonética más bajo. O porque habiendo sido detectado, CALVIN KLEIN decidió no interponer una demanda de oposición en su contra por estimar que la marca solicitada no constituía un riesgo de confusión para los consumidores (tal vez sin saber la forma en que esta denominación sería posteriormente utilizada en el mercado).
Sin perjuicio de ello, el titular interpuso dentro de plazo legal una acción de nulidad en contra del registro ya concedido al darse cuenta de su peligrosidad, y teniendo además en consideración la suspensión de despacho de más de 40 mil productos presuntamente falsificados con la marca Cailv Kerini por parte del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, que nos imaginamos encendieron todas las alarmas.
No habiendo aún en Chile un procedimiento de caducidad por falta de uso (acción recientemente introducida por la modificación a la Ley de Propiedad Industrial del mes de mayo del año 2022 y que podrá ser utilizada recién en el año 2027), CALVIN KLEIN no contaba con muchas alternativas legales para atacar dicho registro ya concedido, adicionalmente al juicio de nulidad marcaria.
Dicho juicio para anular un registro en Chile es un procedimiento extenso, que tarda aproximadamente 2 años de tramitación hasta la sentencia de primera instancia, y que además es costoso para el demandante ya que aun cuando se tramita de forma online ante el INAPI, tiene todas las características de un procedimiento civil (incluyendo el hecho de haber tenido que notificar al demandado mediante un receptor judicial).
Debido a que en nuestro sistema chileno el denominado “trade dress” o imagen comercial (referido a la forma o vestimenta con que un producto se ve y se presenta al público consumidor) no resulta protegible como una categoría de marca comercial, otra alternativa con la que contaba (y cuenta actualmente) en este caso CALVIN KLEIN es haber demandado derechamente a Zhijing Zhang en su calidad de titular de la marca Cailv Kerini por competencia desleal, en base a lo dispuesto en la Ley N° 20.169, la cual sanciona la desviación de clientela por medios ilegítimos.
Por otra parte, el Código Chileno de Ética Publicitaria protege lo que se denomina como el “goodwill” de las marcas comerciales en el ámbito comercial y de la publicidad, entendiendo por tal concepto el “valor intangible fundado en la imagen adquirida o la reputación, que provee una identidad diferenciadora o una ventaja competitiva, asociada a la fortaleza o el prestigio de una marca”, bienes que podrían en este caso también haberse visto vulnerados por la marca Cailv Kerini.
Habrá entonces que ver si la sociedad CALVIN KLEIN finalmente decide o no interponer algún tipo de acción adicional en contra del titular del registro marcario para el signo Cailv Kerini en la clase 25 de productos, en base a estos otros cuerpos normativos mencionados.
Sin perjuicio de ello, tendremos que cuestionarnos ¿hasta qué punto se va a permitir el registro de marcas en Chile que evidentemente atenten contra el prestigio y la reputación de otros signos famosos y notorios por el solo hecho de realizarle modificaciones menores a su denominación o a su etiqueta? Ya que bajo la premisa del fallo que nos convoca, las posibilidades serán siempre infinitas y el escenario podría tornarse complejo …